1、专利辅助侵权制度中的法度边界之争发展与协调公司诉 讼 理由是什么？专利辅助侵权制度中的法度边界之争美国法例变迁的启示宁立志 武汉大学 教授关键词: 专利辅助侵权权利滥用修理原则利益平衡内容提要: 美国相关判例、立法的发展历史表明，美国专利辅助侵权制度的发展史是一部专利辅助侵权制度与权利滥用原则及修理原则之间冲突与平衡的历史，而这实际上是专利法上专利权人利益与社会公共利益之间冲突与平衡的一个缩影。通过对这一历史的考察，可以为我国专利辅助侵权制度的设计提供若干启示。专利辅助侵权制度发达于美国。在美国，辅助侵权有广义和狭义之分，广义的辅助侵权包括诱导侵权(Inducing Infringement)
2、和狭义的辅助侵权(Contributory Infringement)。 1诱导侵权是指积极诱使他人侵犯专利的行为。而狭义的辅助侵权，又称典型的辅助侵权(Classic Contributory Infringement)，则仅指提供发明的重要组成部分以供他人侵犯专利之用的行为。在美国，对辅助侵权概念的使用经历了从广义到狭义的演变，这一过程中的分水岭即1952年美国专利法修正案。该修正案将诱导侵权与辅助侵权写进法典，并明确将辅助侵权限定在狭义范围之内。自此以后，辅助侵权一般均在狭义意义上使用， 2而本文也是取其狭义。辅助侵权制度之产生源于专利法中的一个漏洞，即如果某人不生产他人的整个专利产品，
3、而故意制销一种较完整的专利产品仅缺少某一组成部件的“非完全”产品，此时若根据专利一般侵权的判定原则，其行为并不构成侵权。为弥补这一漏洞，遂生辅助侵权制度，而对上述行为形成规制。举例而言，如果甲的专利产品是一种由灯座与灯罩组成的改良煤油灯。而乙并未制销整个煤油灯，仅仅制销了作为该专利产品主要组成部分的灯座。这样，由于乙并未生产整个专利产品，因此按照一般的专利直接侵权制度，其行为并不构成侵权。但毫无疑问，消费者购买该灯座后可以自行再购买一个灯罩，从而很容易地组装出一个专利煤油灯产品，因此，乙的行为在实质上与侵权无异。这种行为便是典型的专利辅助侵权行为。 3对这种行为加以规制的制度就是专利辅助侵权制
4、度。就其本质而言，辅助侵权制度系对专利保护范围的扩张，即将专利的保护范围从禁止他人制销完整的专利产品扩张到禁止他人制销作为专利产品主要组成部分的产品。而这种扩张直接动摇了专利法上的利益平衡，于是在美国，以权利滥用原则和修理原则为主的对抗势力 4相应而生。双方对抗的最终目的无非是为求得一个利益的平衡。而平衡向来说起来容易，做起来难。在美国，人们为其倾注一个多世纪的智慧而至今尚无定论。美国辅助侵权制度成文化的主要推动者Giles S. Rich法官即感言道，“如果说专利法是法律中的玄学，那么辅助侵权问题则是专利法中的玄学”。 5下面，本文即对美国专利辅助侵权制度与权利滥用原则、修理原则之间冲突与平
5、衡的错综复杂历史加以考查， 6并将于此过程中就专利辅助侵权制度的范围所形成的虽未臻明晰却也有章可循的界限做一描绘，以期对我国辅助侵权制度的构建供输比较法上的营养。一、1952年前辅助侵权制度与权利滥用原则的冲突美国第一部专利法颁布于1790年，而直到1870年，该法才迎来其第一次修正。但即使在1870年专利法案中，亦无只言片语提到过辅助侵权。自1870年以后的82年里，美国的专利法也未作修正。这即意味着，在几乎长达一个世纪的时间里，辅助侵权制度只是成长于普通法的判例法土壤中。最早涉及专利辅助侵权的是1871年的Wallace v. Holmes 7案。该案中，专利权人的专利产品是一种由灯座与灯
6、罩组成的改良煤油灯。而被告并未制销整个煤油灯，仅仅制销了该专利煤油灯的灯座部分。这样，被告便很狡猾地规避了专利直接侵权制度的制裁，因其并未生产整个专利产品。但毫无疑问的是，灯座的购买者可以自行购买一个灯罩，从而很容易地组装出一个专利煤油灯产品，因此，被告的行为在实质上与侵权无异。而当专利权人提起侵权诉讼时，法院发现根本无法将该行为判为专利(直接)侵权，因被诉物品并未完全覆盖专利物品的全部技术特征。值得庆幸的是，法院并未因此而止步，而是另辟蹊径，认为较之于让专利权人不现实地去追究购买者的直接侵权责任，更为合理的方法是允许其起诉实际窃取其专利利润的销售者，并进而判定销售者应当与购买者一起承担共同侵
7、权的连带责任。不过应当注意的是，该案并未提出辅助侵权的概念。而实际上，该案是被作为共同侵权而处理的。这也即意味着辅助侵权行为最初是被当作共同侵权行为而加制裁的，其逐渐脱离“共同行为”(Action inConcert)理论而发展成为一项独立制度则是后话。 8于此角度观之，专利辅助侵权其实与一般侵权法上的共同侵权行为具有同宗性。 9从辅助侵权法律规制的历史起源来看，该制度并非理论逻辑发展的产物，而系基于保护组合物品专利的现实需要而生。 10其必要性有三：其一，在一般情形下，起诉直接侵权者是不可行、不现实的;其二，即使在起诉直接侵权者是可行的情形下，追究辅助侵权者的责任对专利保护而言也是更为有效的
8、;其三，专利发明作为一种知识产品较有形财产更易受侵犯，所以有必要给予更有力的保护。 11美国联邦最高法院在1894年的Norgan Envelope Co. v. Albany PerforateWrapping PaperCo. 12案中第一次提出了辅助侵权概念，但看起来却对该新兴原则心存疑虑。在该案中，其虽然承认了辅助侵权可以作为一种诉因，但却否认了专利权人的救济请求，并表示如果给予救济的话将会使专利权人可以从一件非专利的普通物品上获利。15年后，也即1909年，当法院在Leeds&CatlinCo. v. VictorTalkingMachineCo. 13一案中再次遭遇辅助侵权问题之时
9、，则更趋向于接受辅助侵权原则。在该案中，法院签发了一道禁止辅助侵权的禁令。可以说，辅助侵权至此方才被确立为一项独立的法律制度。但或许仍对该制度心存戒备，该案在确立辅助侵权制度的同时又给其戴上了一个“紧箍咒”。即通过区分“修理”(Repair)和“重造”(Reconstruction)，及区分“修理用产品”与“构成专利产品之作用基础的产品”，而将修理用产品排除在辅助侵权制度的适用范围之外，进而达到限制辅助侵权制度的目的。 14自此以后，始于对专利权扩张保护的辅助侵权制度开始活跃于美国法院之中，并很快逾越了合理的界限而打破了专利权人利益与社会公共利益之间的平衡。该原则于1912年的Henry v.
10、 A. D. DickCo. 15一案中随着法院对搭售的许可态度而达到顶峰。在该案中，专利权人在销售其专利物品时搭售了该专利物品的一些组成和关联物件，而这种行为居然获得了法院的认可。这即意味着，辅助侵权制度不但被作为专利权人保护其专利的防御武器，而且还被作为从其专利权范围之外攫取不合理利润的积极工具。盛极而衰，世之常道。仅仅在五年之后，法院便在Motiom Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg.Co. 16一案中将专利权滥用 17确立为一种针对直接和辅助侵权的抗辩事由，从而仅以专利权人实施了不公正滥用行为为由，拒绝给予专利权人以救济。从此以后，美国
11、法院便走上了对辅助侵权制度的限制之路。随之而来的一系列判决使这条路线愈发的清晰， 1931年的Carbice Corporation ofAmerica v. American PatentsDe-velopmentCorporation 18案、1942年的morton SaltCo. v. G. S. SuppigerCo. 19案和B. B. ChemicalCo. v. El-lis 20案便是这条限制之路上几块重要的路碑石。在这几个案件中，法院仅仅因专利权人存在滥用行为而直接终止了诉讼，而对被告是否侵权毫无兴趣。这种态度在B. B. Chemical案中表现得尤其明显。在该案中，专利
12、权人提出被告所制销的物品是除用于实施其专利方法之外无其他实质性商业用途的“非常用物品”(nonstaple article)，因此，其在该物品上的保护要求不会不合理地扩大其专利权的范围，其不可能构成专利滥用。平心而论，这种观点有相当的合理性，尤其是其中所提出的常用与非常用物品的区分(the staple-nonstaple distinction)对以后的辅助侵权制度的合理化提供了重要的思路，但法院还是不予理会而拒绝给予救济。走到这一步，法院在这条限制之路上似乎又有点走过头了。由此造成的结果是，辅助侵权制度被逼得几无容身之地。而且权利滥用原则得势不饶人，其继续对辅助侵权制度施以限制，并于194
13、4年的Mercoid案 21达到了顶峰。如果说在之前的案件中，辅助侵权制度尚有一丝游息，那到了Mercoid案，辅助侵权制度则几乎被彻底架空了，其徒具形式而无实际作用。甚至有判例认为提起专利辅助侵权之诉本身即已构成专利权滥用，即使专利权人并没有其他的权利滥用表现。 22由此可见，当时的法院给被告打造的防御之盾坚硬得几乎足以抵挡专利权人射出的每一只箭，甚至连专利权人的搭弓之举也被视为不法。不过，即使在辅助侵权被普遍雪藏的年代里，也有一些判例发出了不同的且不容忽视的声音，在这些案例里，法院以被告有侵犯专利权的故意为由判定辅助侵权成立。 23这些不同的声音与Mercoid案所确立原则的对峙使得美国法
14、院内一片喧吵。Mercoid案以后法院的认识不一给人们所带来的只有困惑，辅助侵权制度还有一丝残存吗?如果有，那么辅助侵权与权利滥用的界限到底在哪里?这一系列的问题所引发的认识混乱，迫使以著名的Giles S.Rich法官为首的一些专利法领军人物决定建议国会修改美国专利法，以对辅助侵权做出直接规定。这个建议最后被国会采纳，专利法于1952年获得了修正而增加了有关辅助侵权的条款。可以说， 1952年美国专利法颁布的一个主要动因就是为将辅助侵权原则成文化以平息相关争执。二、1952年专利法的颁布及其平息冲突的努力1952年修正案的颁布并非一路坦途，在其最终颁布之前，美国国会共举行了三次听证会以审议草
15、案。 24第一次听证会的举行是在1948年，作为该次听证会的倡议者，Rich法官极力主张通过立法来消除法律界关于辅助侵权与专利权滥用之间关系的混乱认识，但在司法部及汽车、农用拖拉机的配件生产商的一片反对声中， 1948年草案并未提交给国会;但倡议者们并没有气馁，在他们的要求下，国会于1949年举行了第二次听证会。Rich法官再一次挺身而出扮演了重要角色，其极力主张通过给专利权滥用原则创设例外的做法，以使辅助侵权制度重获新生，但这个草案同样是在司法部的反对下搁浅了; 1951年，国会举行了第三次也是最后一次听证会。担纲的依旧是Rich法官，他谴责Mercoid案在辅助侵权与专利滥用之间所引发的混
16、乱，并痛陈辅助侵权制度在当时已形同具文，他为此所开出的药方是对专利权滥用原则作一些例外限制以恢复辅助侵权制度的生命。但Rich不愧是一位高明的“医生”，其深知“凡药三分毒”，指出如果对专利权滥用原则的限制过于强苛则又会使辅助侵权制度滑向偏袒专利权人利益的深渊，这将会过犹不及。由此看来，Rich法官所主张的是一种平衡、折衷的方案，正如他本人所说，“看起来， (专利法)第271条c款颁布的重要理由就是为了在辅助侵权原则与专利滥用原则之间达成一个和解”。 25在一片倡议之声中，鉴于在辅助侵权的适用范围上所存在的无尽迷惑，国会最后决定将辅助侵权原则予以成文法化，以平息有关的争执和混乱。于是，美国195
17、2年专利法修正案便宣告诞生了。该法第271条的具体规定如下：271.专利侵权(a)在美国境内及专利的有效期内，任何人XX而制造、使用或销售专利发明，则构成专利侵权，本条另有规定的除外。(b)任何人积极诱使他人侵犯专利则应承担侵权责任。(c)任何人出售某项专利机器、产品、组合物及合成物的组成部分或者出售用于实施某项专利方法的材料或装置，从而构成发明的重要部分，且他明知其所贩卖者是为侵犯专利权而专门制造的或者专门供侵犯专利权使用的，而且这样的部件、材料或者装置不是具有实质性非侵权用途的常用物品或商品，则其应承担辅助侵权的责任。(d)因专利侵权或辅助侵权而本应给予救济的专利所有人不应因其实施了下列行
18、为中的一项或多项而被拒绝给予救济或被视为权利滥用或不正当扩张其专利权利：(1)从某种行为上获利，这种行为若未经其同意而实施便会构成专利辅助侵权;(2)许可或授权他人实施某种行为，这种行为若未经其同意而实施便会构成专利辅助侵权;(3)为对抗专利侵权或辅助侵权而寻求其专利的实现。由上述条款可以看出，专利法第271条将专利侵权分为两大类，即直接侵权和间接侵权，其中(a)项规范的是直接侵权， (b)、(c)两项分别规定了两类不同的专利间接侵权类型，即诱导侵权和辅助侵权。而(d)项则通过明确规定三类行为不被视为滥用而对专利权滥用原则做了一定的限制以划清辅助侵权与专利权滥用的界限。根据(c)项的规定，辅助
19、侵权的构成要件有下列4项： (1)所贩卖者系某专利物品的组成部件或用于实施某专利方法的材料或装置; (2)所贩卖者系发明的重要部分; (3)所贩卖者系为侵犯专利权而专门制造的或者专门供侵犯专利权使用的，且贩卖人明知这一点; (4)所贩卖者不是具有实质性非侵权用途的常用物品或商品。尤值一提的是，大概出于对辅助侵权制度不当扩张的过于谨慎的提防心理，该条(c)项“实际上通过三种方式，即要求嫌疑物品是专门制造的或专供使用的，不是常用物品或商品以及不是具有实质性非侵权用途，而不厌其烦地要求嫌疑物品必须没有非侵权之实质用途”。 26正如立法者自己所称，他们明确所做的一件事就是将那些出售普通商品、常用物品的
20、人们排除在外。 27而就该条(d)项的规定来看，其明确将三类行为排除在权利滥用之外： (1)从某种行为上获利，这种行为若未经其同意而实施便会构成专利辅助侵权。该款规定将此类行为排除适用权利滥用原则即意味着，专利权人不单可以从专利权利要求所赋予的专利垄断权中获利，而且还可通过出售该专利产品中未被授予专利的组成部件而获利。这其实已认可了专利权人可在某些情形下将其专利权扩及未被授予专利的组成部件之上; (2)许可或授权他人实施某种行为，这种行为若未经其同意而实施便会构成专利辅助侵权。该款规定其实是第一款规定的延续，根据该款规定，专利权人不但可以通过自己出售专利产品中未被授予专利的组成部件而获利，还可
21、以通过许可他人出售而收取许可费的方式来获利; (3)为对抗专利侵权或辅助侵权而寻求实现其专利的行为。这种行为，其实主要指的便是提起侵权之诉的行为。之所以要将此类行为明确排除于权利滥用原则的适用范围之外，其实是针对前述判例将专利权人提起辅助侵权之诉的行为直接认定为权利滥用的极端观点而做出的立法否定。据前述观之， 1952年的美国专利法修正案为调和专利辅助侵权制度与权利滥用原则之间的冲突可谓用心良苦。但在美国，立法对司法的影响力向来不容乐观，其普通法传统使得立法往往从其诞生之时便置身于司法敌意之中。 28因此，即使是在专利法第271条颁布以后，律师及其顾客，以及法院均怠于反应，他们对如何解释其中的
22、一些条款，尤其是如何认识辅助侵权制度与权利滥用原则的关系并无确信。因此，立法者调和冲突的良好初衷能在多大程度上得以实现还要打上一个大大的问号。三、法院对1952专利法第271条的解释及仍未平息的冲突1952年专利法颁布之后，直至1961年的AroMfg. Co. v. ConvertibleTopReplacementCo.案(Aro I) 29及1964年的AroMfg. Co. v. ConvertibleTopReplacementCo.案(Aro II) 30(即著名的双Aro案)，联邦最高法院才遭遇到第271条。在这两个案件中，最高法院对于第271条(c)款的规定做了一定阐释，但却并
23、未涉及对(d)款的解释，也即并未触及辅助侵权制度与权利滥用原则的冲突这一最棘手的问题。在Aro I案中，法官们功过各半。就其功而言，法院对第271条(c)的规定做了一个非常重要的解释，即认定辅助侵权的成立必须以直接侵权的存在为条件，从而在据法条条文所能推导出的4项要件之外又发展出了一个要件，而这个要件无疑是非常必要的;而就其过而言，该判决认为，不管被告所贩卖的物品是否是专利组合物品的重要组成部分，也不管在专利物品上更换这一贩卖物品的成本和难度有多高，专利权人均无权垄断该物品。 31而这种无视被诉物品对专利物品的重要性的观点显然是与立法意图相左的。这种与立法意旨背道而驰的解释无异于向本趋平息的争
24、论之焰又浇了一瓢油，是其过。法院最后认定，购买者更换某个部件的行为是一种修理行为而不构成直接侵权，进而判定被告提供更换部件的行为不构成辅助侵权。 32而到了Aro II案，案件的焦点因案情的不同而发生了变化。在此案件中，涉及到的主要问题是对第271条(c)款所规定的行为人主观认识要件的解释。就法条原文来看，其要求行为人须“明知其所贩卖者是为侵犯专利权而专门制造的或者专门供侵犯专利权使用的”，而问题就出在对于“明知”的范围的解释上：是要求行为人仅仅知道其所贩卖物品是专利物品的组成部分，还是要求行为人不但知道其所贩卖之物品是专利物品的组成部分，且知购买者系将物品用于直接侵权。显然，依据后一种要求所
25、构建的主观要件更为严格也更为合理，而这也正是法院所最终采纳的见解。虽然在双Aro案中，最高法院涉及到了第271条(c)款的解释，但由于案情并未关涉辅助侵权制度与权利滥用原则的正面交锋，二者的冲突在辅助侵权成文法化后将会如何演变，人们仍然不得而知。这种令人瞩目的交锋直到1980年的Dawson Chemical v. Rohm&Haas一案 33才姗姗而至。在Dawson案中，这种交锋集中在专利权人的搭售行为是否构成权利滥用这一问题之上。而对于该问题， 1952年专利法第271条(d)款所列的三类情形并无明确规定，这样就给辅助侵权原则与权利滥用原则的交锋提供了一个很好的机会。被告认为专利权人拒绝
26、向其许可专利且实施了搭售行为，这即已构成了专利权的滥用，进而以此作为抗辩。但法院并不赞同其主张，并认定，虽然专利权滥用原则仍可作为一种可行的抗辩手段，但专利权人不应仅因其将专利权扩张到非专利物品上而被判“本身”(per se)权利滥用。这即意味着搭售并非本身违法，而应视具体情形而为个案分析。最后，法院认定专利权人不构成权利滥用，并判定被告承担辅助侵权责任。该判例的重要性在于，其对本身违法原则的否定为后来1988年专利法修正案处理辅助侵权与权利滥用的关系提供了直接的启发。从上述几个案例可以看出，在1952年专利法颁布之后，虽然辅助侵权制度已成文法化，但法院的解释仍有摇摆。而且由于制定法规范的封闭
27、性，在一些未为规定的特殊情形下，仍需借助法官的衡量而为判断。因此，即使是在辅助侵权制度成文法化后，辅助侵权原则与权利滥用原则之间的冲突仍未完全平息。四、1988年修正案的颁布及其对冲突的模糊处理路径1952年专利法在1984年、1988年、1992年、1994年及2003年受到了多次修正。 34其中，涉及辅助侵权制度实质修正的主要有： 1984年的部分修正和1988年的部分修正。1984年关于辅助侵权制度的修正是在第271条下增加了(f)款规定。 35该款规定的颁布是为了弥补辅助侵权制度的一个漏洞，即根据1952年专利法修正案的规定，在美国国内制销专利物品的重要组成部件而在美国国外组装的行为无
28、法被判定为辅助侵权。因辅助侵权的成立须以直接侵权为前提，而在上述情形下，最后的专利物品的组装是在不受美国专利法管辖的国外完成的，因而其在美国国内不构成直接侵权，从而辅助侵权也无从谈起。为了应对这种法律规避行为， 1984年的专利法修正案便增加了第271条(f)款而弥补了上述法律漏洞。虽然1984年修正案所增设的第271条(f)款关涉了辅助侵权制度，但却并未就辅助侵权制度的核心难题做出规定。真正直面辅助侵权原则与权利滥用原则冲突的当属1988的专利法修正案。这个修正案在第271条(d)项下增设了(4)、(5)两项 36不视为权利滥用的例外规定：(d)因专利侵权或辅助侵权而本应给予救济的专利所有人
29、不应因其实施了下列行为的一项或多项而被拒绝给予救济或被视为权利滥用或不正当扩张其专利权利：(4)对专利许可或使用任何专利权利的拒绝;(5)以购取另一专利的许可或权利或者购买一项独立的产品作为专利权利许可或专利物品出售的条件的行为，除非根据具体情形，专利所有人在附条件许可或销售的专利或专利产品的相关市场上拥有了市场力量。对于第(4)款我们无需多言，而第(5)款的规定似乎否定了先前一些判例和司法部的某些政策中认定搭售为本身违法的观点。可以说这两款规定是对前述Dawson案的回应，而将该案就搭售行为所提出的合理分析原则 37予以立法固定化。一废一立之下，立法意图已甚明显。但立法者为了限制法官在司法中
30、对上述意图的背离，以确保立法意图能得以贯彻，甚至不厌其烦地将其意图明确宣示道：这一建议的潜在原则是消除任何视一定的搭售行为本身违法或自动推定其为权利滥用的残余。 38值得注意的是，在该款的规定中，使用了“根据具体情形”、“市场力量”及“相关市场”等概念，这些概念很容易使人联想到反垄断法。而事实上，关于1988年修正案不容忽视的一段历史是，在这个正式名称为“专利滥用改革案”修正案之前，参议院曾提出了一个“知识产权反垄断保护案”的提案。后者主张只有在违反了反垄断法的情形下才构成专利权滥用。但这个将权利滥用与反垄断法直接挂钩的提案遭到了众议院的反对，无奈之下，参议院才被迫与众议院达成妥协，即暂时颁布
31、(4)、(5)两款。而即使在这个妥协方案中，透过上述反垄断法概念的运用，我们也可以依稀看到反垄断法的身影。这是否代表了专利权滥用原则的一个走向，我们将拭目以待。简单而言，在1988年修正案中，立法者似乎看到了在辅助侵权和权利滥用之间划定一条明确界限的困难性，从而改采了一种更为模糊也更为现实的处理路径，即授权法官们在个案审判时具体判定是否构成权利滥用。该修正案所要明确表达的一点是，任何关于搭售是否属于专利权滥用的判断都不能径直依本身违法原则做出，而应考虑具体情形而为合理分析。五、修理原则与辅助侵权制度的冲突其实，权利滥用原则无非是以社会公共利益的名义对专利权加以限制的一种手段，虽其在近一个世纪的
32、时间里一直充当着限制辅助侵权制度的主力军，但这并不意味着于其之外即不存在其他限制手段。在美国专利辅助侵权制度历史上，还存在另一个同样引发了无尽争议的限制手段“修理原则”。根据修理原则，如果专利权人拥有一项“A+B+C”的组合物品专利，而该专利物品的购买者若在使用过程中发现其中的A部件损耗了，则其有权将A部件予以更换。因为专利权人一旦将专利物品售与购买者，即给予了其使用该专利物品的默示授权(Implied License)，而“修理”当然在该使用范围之内，因此，购买者更换专利物品某个部件(一般是易耗损部件)的行为将被视为对专利物品的修理而不构成侵权。 39而如果更换A部件的行为不构成直接侵权，那第三人提供该A部件的行为则当然不构成辅助侵权。由此可见，修理原则无非是通过证明辅助侵权之前提(直接侵权)的不成立来否定其成立，此可谓“釜底抽薪”之策。其实在历史上，修理原
