1、一、国际化贸易过程中需关注知识产权问题1.跨国并购 近年来，到海外兼并、收购境外企业的中国企业越来越多。很多情况下，中国企业跨国并购的战略意义主要是获得境外企业的先进技术以及利用境外企业的品牌商誉和商业渠道，从而开拓海外市场并且整体上提升该企业在海外市场的竞争力。作为技术的延伸的专利以及代表商誉的商标等知识产权往往在海外收购中占据非常重要的地位。通过针对目标公司的知识产权，尤其是专利和商标的获取，可以帮助中国企业进行技术升级、提高研发能力和拓展国际市场。 跨国并购是一种高风险的投资方式。并购中的知识产权问题是一个系统工程。企业应该熟悉并购中的知识产权流程，了解其中的风险，提高风险防范意识，以帮
2、助企业达成并购目的。 跨国并购指中国企业依照目标国的法律购买目标国企业的全部或部分股份或资产，以取得目标公司股份或资产的全部或部分所有权。按照并购方式可以分为资产并购和股权并购。 资产并购指中国企业作为收购方购买境外目标企业的全部或部分运营资产的方式。股权并购指中国企业购买境外目标公司发行在外的具有表决权的股份或认购其增发股份的行为。通过股权并购所获得的股份达到一定比例时，中国企业可对该公司行使经营管理控制权。 目前国际上很大一部分的跨国并购交易都是由知识产权驱动的，甚至是以知识产权资产的获取作为首要并购目的。越来越多的中国企业也将目光瞄向海外的知识产权，包括专利、商标等，通过并购的方式来获取
3、知识产权资源，突破海外知识产权壁垒，立足国际市场。对知识产权的重点关注将成为中国企业跨国并购的新趋势。 跨国并购面临的知识产权风险主要有知识产权交易风险和知识产权运用风险两大方面的风险。 2.企业海外上市 境外上市是指国内股份有限公司向境外投资者发行股票，并在境外证券交易所公开上市。我国企业境外上市有直接上市与间接上市两种模式。 近年来，企业为扩大生产规模，上市融资越来越成为一种重要手段。其中，越来越多的企业，尤其是一些互联网企业在寻求海外上市融资之路。中国企业国际化，尤其是通过资本市场境外上市的方式实现国际化，是融入世界经济潮流的重要路径，是中国企业发展壮大的理性选择。 企业在选择上市地点时
4、，要选择市场收益大而需要付出的资源相对少的上市地点。从成本方面考虑，企业应当考虑通过合理选择上市地点使维持挂牌的费用和各种资源尽可能减小。从收益角度考察，企业上市地点的选择应当有利于发行的顺利进行，有利于发展战略的配合，通常应当选择在主要的业务所在地上市，这样可以利用公司在市场上已经具有的知名度来便于吸引投资者的投资以及投资者对公司进行后续的研究。同时，在国际市场的上市有利于提高公司的市场声誉，塑造一个全球化国际化的上市公司形象。 但是，从企业自身发展看，走向境外证券市场之路并非鲜花锦簇，一片坦途，若稍有不慎，潜在的法律风险就可能转化为现实的不利法律后果。在国际证券市场上市融资的法律风险来源于
5、与我国内地不同法律领域下的法律冲突，来源于与我国内地不同法治理念下的法律环境，来源于与我国内地不同法律规范下的法律义务，还来源于可能遭致的企业境外上市知识产权诉讼，甚至是竞争对手的恶意知识产权诉讼。 3.技术引进 技术引进是为提高引进国或企业的制造能力、技术水平和管理水平。技术引进是企业拓展市场，延长产品线，提高自身生产能力的一种重要手段。 技术引进需要考量以下几个方面： 1）从国外引进工艺、制造技术，包括产品设计、工艺流程、材料配方、制造图纸、工艺检测方法和维修保养等技术知识和资料（包括技术秘密和专利等），以及聘请专家指导、委托培训人员等技术服务； 2）引进技术的同时，进口必要的成套设备、关
6、键设备、检测手段等（包括技术秘密和专利等）； 3）通过引进先进的经营管理方法，充分发挥所引进技术的作用，做到引进技术知识和引进经营管理知识并举； 4）通过广泛的技术交流、合作以及学术交流活动、技术展览等，引进国外的新学术思想和科学技术知识； 5）引进人才。 技术引进的远期目标是从根本上消除本企业与国外其他企业在技术方面的差距，提高自身的技术水平；而技术引进的近期目标则是从生产需要出发，填补技术空白，是否能够实现上述目标，需要考量上述引进的技术的先进性和设备、工艺、产品的知识产权侵权风险等，因此在技术引进过程中依然会涉及到知识产权问题。 4.产品出口 近年来，企业为拓展其市场，加快企业的发展进程
7、，开拓新产品以及延长其产品线，将产品出口到海外市场越来越成为一种有效手段。 企业进行产品出口过程中，可能遇到以下的问题：欲出口产品是否符合出口目标国的相关法律规定（例如是否有知识产权的侵权风险等），欲出口产品是否属于该国禁止或限制进口的产品，如果不属于上述范畴，还需要了解该国对于进口产品需要进行备案的相关规定。 在企业进行产品出口过程中，依然会面临知识产权风险。 5.跨国采购 作为企业生产行为的一部分，跨国采购原材料和/或生产设备等也是企业生产和发展必不可少的构成部分。跨国采购可能具有产品生产成本低带来的较低价格或者解决国内无产品来源的问题等优势。 同样，在跨国采购原材料和/或生产设备的过程中
8、也会面临知识产权风险，例如上述原材料和/或生产设备是否有专利侵权风险等。 6.其他 除上述的各种国际化贸易过程之外，企业在其他的国际化贸易过程中，例如高新技术人才的引进，技术出口，技术许可等方面也会面临知识产权风险，企业也应给予足够的重视。二、国际化贸易过程中可能遇到的知识产权问题1.跨国并购中可能遇到的知识产权问题 跨国并购的知识产权风险主要知识产权交易风险和知识产权运用风险两方面风险。 具体而言，知识产权交易风险又分为以下几个方面： （1）法律法规政策风险。对于有关智力成果的进出口、交易、销售、知识产权权利获得程序和标准等问题，各个国家和地区的规定存在一定差异。在大规模跨国并购交易中，各国
9、知识产权法律和政策的差异性可能会直接影响并购交易进程以及并购后企业对知识产权的使用。 （2）知识产权有效性风险。知识产权有效性风险包括：（i）授权专利的有效性及权利稳定性风险。（ii）时间和地域性风险。（iii）知识产权的权属瑕疵。被收购方根本不拥有知识产权。被收购的知识产权为共同所有。被收购的知识产权存在权利限制。（iv）市场价值不确定风险。 （3）知识产权价值风险。包括知识产权所体现的技术的先进性，知识产权与产品的保护体系构建的完整性，知识产权本身的技术、法律、市场角度评估的价值问题 相应地，知识产权运用风险包括以下几个方面： （1）协议陷阱。并购对象与他人签订的知识产权协议或技术协议中可
10、能存在知识产权风险或限制，导致并购后期知识产权或技术不能“为我所用”。 （2）技术侵权。并购对象的技术本身在实施过程需要依赖于非自有专利，这样的技术实施存在侵权风险。如未对风险进行提前预防与防范，在并购后侵权赔偿的风险将直接转嫁给并购方。如果第三方正在或可能对目标知识产权提起诉讼，那么并购方不但难以达到预期的商业目标，而且可能因此而官司缠身。 同样，企业并购中也涉及到商标和著作权等方面的知识产权风险问题，例如，待并购企业的商标是否属于自有商标还是属于其他企业授权使用的商标，在企业并购中是否涉及相应的知识产权可以由并购企业使用的相关协议等等问题。 跨国并购存在很多不确定性，企业应特别注意与并购方
11、就谈判过程涉及的细节内容签署保密协议，以防并购计划如果最终流产而损坏中方企业的利益。 2.企业海外上市过程中可能遇到的知识产权问题 在企业海外上市过程中，企业需要了解待上市地点所在国的相应法律规定和法律现状，其中会涉及到知识产权管理的状况。最佳方式是企业委托当地的专业代理机构，确保实现完全、及时的信息披露，以规避其中的潜在风险，保证最终顺利实现海外上市。 尤其是，在企业海外上市板块中涉及到的那些技术和产品的相应知识产权内容。例如，在企业海外上市板块中所涉及的技术和产品的专利权、商标权、版权等属于自有知识产权，或者具有明确的许可协议规范。 3.技术引进过程中可能遇到的知识产权问题 企业技术引进过
12、程中，可能遇到以下问题：欲引进的技术所在国对于技术出口的相关法律规定，欲引进的技术是否属于该国禁止或限制出口的技术，如果不属于上述范畴，还需要了解该国对于自由出口技术所需要进行技术出口备案的相关规定；欲引进的技术在我国是否属于技术进出口管理条例中规定的限制或禁止进口的技术，是否属于商务部颁布的限制类和禁止类进口、出口技术的列表。尤其对于航空器、导航技术、激光技术等行业的中国企业尤其需要特别关注起特殊要求。 相应地，在企业技术引进过程中，可能遇到以下的知识产权问题： 欲引进技术（包括工艺、设备、产品等）是否有侵犯他人知识产权风险的可能性 欲引进技术是否涉及专利权，其权属是否清晰。如果属于被许可使
13、用的技术，是否具有相应的可以进行技术转移的协议 欲引进技术的价值评估，从技术角度，例如技术先进性、法律保护角度（权利要求保护范围、保护策略、法律状态等）等多角度来评估 欲引进的技术或由其衍生的产品是否具有商标权，或商标使用权。如果属于被许可使用的商标，是否具有相应的可以转移的协议 欲引进的技术中的专有技术，在技术引进中应该具有可以与引进技术一并进行技术转移的协议 对于引进技术的后续技术改进的权利归属的协议，如果是双方共有，则共有双方各自占比的约定 4. 产品出口过程中可能遇到的知识产权问题 企业进行产品出口过程中，可能遇到以下问题： 欲出口产品在我国是否属于技术进出口管理条例中规定的限制或禁止
14、进口的技术，是否属于商务部颁布的限制类和禁止类进口、出口技术的列表。欲出口产品目标国或地区对于技术进口的相关法律规定，欲出口产品是否属于该国或地区禁止或限制进口的技术，如果不属于上述范畴，还需要了解该国或地区需要进行备案的相关规定 待出口产品在出口目标国或地区是否具有侵犯他人知识产权风险的可能性 待出口产品在出口目标国或地区是否具有专利权，包括外观设计权和植物品种权等，直接获得待出口产品的制备方法在出口目标国或地区是否具有专利权（注：在某些国家和地区植物品种权不被视为专利权） 待出口产品在出口目标国或地区是否具有相应的商标权 如果待出口产品属于软件产品，待出口产品在出口目标国或地区是否具有著作
15、权或版权 5.跨国采购过程中可能遇到的知识产权问题 企业进行跨国采购过程中，可能遇到的知识产权问题主要有： 待跨国采购的产品，如原材料或生产设备在目标使用国或地区是否具有专利权，包括外观设计权和植物品种权等，或者对于直接获得待跨国采购产品的制备方法在目标国或地区是否具有专利权 待跨国采购的产品在目标使用国或地区是否具有商标权 如果待跨国采购的产品属于软件产品，待跨国采购的产品在目标使用国或地区是否具有著作权或版权三、开展国际化贸易中的知识产权事务1.跨国并购中的知识产权事务 跨国并购知识产权实务指引2.企业海外上市过程中的知识产权事务 如何处理海外上市过程中的知识产权事务，从宏观上，需要加快国
16、内规则与国际规则的对接，引入国际规则，从微观上，需要加强和完善信息沟通与信息披露。 在企业海外上市过程中，企业需要了解待上市地点所在国的相应法律规定和法律现状，其中会涉及到知识产权管理的状况。最佳方式是企业委托当地的专业代理机构，加强和完善信息沟通，确保实现完全、及时的信息披露，以规避其中的潜在风险，保证最终顺利实现海外上市。 具体而言，企业应当系统识别境外上市法律风险来源、分析内地企业境外上市方式的选择、剖析内地企业境外上市法律风险的若干表现，深入了解针对境外上市过程中企业外部法律环境风险、企业上市法律行为风险、不同法域法律冲突风险以及相关诉讼风险的特点，从而确定应对上述法律风险的技巧和策略
17、。 对于企业海外上市过程中的知识产权事务的处理，要事前厘清企业海外上市板块中所涉及的例如专利权、商标权和/或版权的归属，避免因为不必要的权属纠纷等而给企业的海外上市之路增加额外风险。 3.技术引进中的知识产权事务 具体而言，企业在技术引进之前需要建立风险预警系统，实现对整个技术引进过程进行实时监控。 需要全面了解欲引进的技术是否涉及到专利技术、专有技术等内容，尤其需要关注是否涉及专利技术的许可协议，许可协议对于技术转让或引进的相关约定等内容，以规避后续的风险。 企业应注意引入根部技术，引入处于生命周期中开发期、成长期的技术，这种动态技术适应不同环境的能力更强。企业应关注引进技术中专有技术、技术
18、咨询、技术服务等软技术所占的比例。企业应明确引进技术产品的发展系列，以及该技术产品在各个时期、在不同国家的销售量、市场占有率及目前所处的生命周期阶段。同时还要注意投资合作方技术开发与产品设计能力，引进的技术产品应始终处于不断改进之中。 企业还应该关注对于引进技术的继续研发和改进，同时注意约定对于引进技术的继续研发和改进的知识产权的归属问题。 具体而言，企业可以委托专业的知识产权机构进行待引进技术的侵权风险的分析（FTO分析）。 在进行技术引进之前，企业根据FTO分析报告确认待引进技术是否具有知识产权风险。如果没有风险，则企业可以放心地进行技术引进。 如果待引进技术存在知识产权风险，则需要：（1
19、）考虑进行必要的规避设计，以规避风险的可能性；（2）如果难以规避，则考虑与权利人进行专利权转让或许可的谈判；（3）上述两种途径都行不通，则放弃技术引进。 对于引进的技术及其衍生产品要及时进行商标申请。 如果衍生产品涉及软件技术的，要及时进行版权登记。如果衍生产品涉及集成电路布图设计的，要及时进行集成电路布图设计的登记。如果衍生产品涉及植物新品种的，要及时进行植物品种权的申请。对于引进技术的继续研发和改进，要及时申请专利，并对后续的研发进行专利布局。 4.产品出口中的知识产权事务 实现产品顺利出口到海外市场而没有知识产权风险的前提在于，企业在出口之前、甚至在确定产品上线之前需要审慎地进行以下工作
20、：委托专业的知识产权机构进行待出口产品在出口目标国或地区的侵权风险的分析，即，我们常说的FTO（Freedom to Operate，简称FTO），以打破知识产权壁垒。 在进行出口产品的生产之前，企业可以在FTO分析报告的基础上，首先确认待出口产品是否具有知识产权风险。如果没有风险，则企业可以放心地将产品付诸生产和出口，同时考虑待出口产品相对于现有产品及其生产方法是否有技术上的改进，如果有还可以考虑进行改进产品（或改进方法）的专利布局，尤其是在生产、销售、出口产品的目标国或地区申请专利，以防御他人的侵权行为和避免因他人申请专利而导致的不利的限制扩大生产的情况发生。 如果待出口产品存在知识产权风险，则需要：（1）考虑进行必要的规避设计，以规避风险；（2）如果难以规避，则考虑与权利人进行专利权转让或许可的谈判，或者对其外围产品进行开发和改进并申请专利，以期实现交叉许可；（3）上述两种途径都行不通，则放弃实施，或者改变产品出口的去向以规避风险。 对于待出口产品进行持续改进，并对改进的产品进行专利布局，在产品的生产国、出口国、下游产品的生产国进行专利、商标、版权（如果涉及）、植物品种权（或植物专利，如果涉及）等知识产权的申请和布局。
