1、具体地，二审法院认为权利要求3被维持有效的原因在于在权利要求1中增加了权利要求2以及权利要求3记载的附加技术特征，实质上就是修改权利要求1 。故认为可以认定权利要求3的附加技术特征属于为维持专利权有效限制性修改权利要求而增加的技术特征。该项技术特征将舵机驱动电路板上作为直线型电位器的导流条明确限定为“银膜”，该具体的限定应视为专利权人放弃了除“银膜”外以其他导电材料作为导流条的技术方案。因此等同侵权不成立。但二审法院仍然维持了现有技术抗辩。专利权人不服二审判决，提起再审。最高法院在再审判决中推翻了二审判决关于本案中适用禁止反悔原则的认定，认为构成等同侵权。首先，最高院提出禁止反悔的法理基础是诚
2、实信用原则，是为了确保专利权保护范围的安定性，防止出现专利权人将为了专利授权放弃的技术方案在诉讼中重新纳入保护范围这种“两头得利”的情况。其次，最高法院认为不应当以从属权利要求所从属的权利要求被无效而简单地认为该从属权利要求所确定的保护范围受到限制，并不因此构成对权利要求1和2的修改，否定了二审关于从属权利要求3维持有效的原因实质上是修改权利要求1的理由。进一步的，最高法院认为对于专利复审委员会认定独立权利要求无效、在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作上述自我放弃的情况，则在判断是否构成禁止反悔原则中的放弃时，应充分注意专利权人未自我放弃的情形，严格把握放弃的认定条件。如果
3、该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括，则因该附加技术特征没有原始的参照，故不能推定该附加技术特征以外的技术方案已被全部放弃。涉案专利权利要求3中的银膜并没有被权利要求1-2所提及，专利权人并没有修改权利要求和说明书，在意见陈述中也没有放弃除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案。因此，不应当基于权利要求1-2被宣告无效，而认为权利要求3的附加技术特征“银膜”不能再适用等同原则。同时最高院认为被控侵权人现有技术抗辩不成立，遂改判侵权成立。评析：此案意义在于进一步明确了我国禁止反悔原则适用的条件，特别是在独立权利要求被宣告无效，而在从属权利要求基础上维持有效时禁止反悔原则适用
4、的条件。最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷应用法律若干问题的解释第六条规定“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”即禁止反悔原则适用的前提是权利人在授权或者无效程序中通过修改或者意见陈述放弃了技术方案。本案首先明确了独立权利要求被宣告无效、而从属权利要求（本身没有做任何修改）被维持有效的情况不应视为对权利要求的修改。笔者对此认同。涉案专利从属权利要求3完全可以在原始申请时写成包括权利要求1和2的全部技术特征的独立权利要求形式，其之所以采用从属权利要求
5、的方式，纯粹是为了满足专利法实施细则和审查指南对于权利要求撰写形式和简要的要求。假设权利要求3在原始申请时为独立权利要求形式，则同样在权利要求1和2被宣告无效而权利要求3被维持有效的情况下，显然不存在任何修改。从这个角度看，如仅由于撰写形式的原因而认定本案权利要求3被维持有效实质上是将权利要求3的特征加入权利要求1不合理。其次，当权利要求3维持有效不属于修改权利要求时，笔者认同最高法院进一步认定本案中“银膜”不适用禁止反悔的意见。正如最高法院所指出的，专利权人也没有通过意见陈述放弃除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案。而且专利复审委在无效决定中也并不是因为导流条的材料是“银膜”而非其他
6、导电材料才维持权利要求3有效。相反其认为权利要求3具有创造性的理由是电位器基础及其应用（对比文件）中“图27（a）中称条形分布的电阻元件可以对应于本专利权利要求3中的碳膜，但是导流条却不能对应于本专利权利要求3中的银膜而且本专利权利要求3由于采用了上述结构，从而使得本专利的舵机在结构上得到了简化，集成度更高，更重要的是重量更轻，对于模型飞机的小型化起到了很大的促进作用。”也就是说，权利要求3并没有因为“银膜”这种导电材料区别于其他导电材料而被维持有效，所以在原被告双方对于“银膜”和“镀金铜条”构成等同特征的情况下，适用等同原则将“银膜”的保护范围扩大到被控侵权产品的“镀金铜条”，也不会造成专利
7、权人“两头得利”的情况。最高院本案观点和我国目前专利审查中对权利要求的修改有严格限制的现状相适应。特别是在无效程序中，审查指南规定权利要求书修改的方式一般仅限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。这意味着在无效过程中，即便权利人只需将从属权利要求中的某个技术特征并入独立权利要求即可以维持有效，但其仍必须将该从属权利要求整体合并到权利要求中去，哪怕包括一部分对维持权利要求有效毫无作用的技术特征。但本案也留下了一个问题，即如从属权利要求中的某技术特征被独立权利要求所概括，但是该技术特征被加入到独立权利要求中对维持权利要求并不起任何作用，其只是随着从属权利要求中对维持权利要求有效起作用的其他技术特
8、征整体合并到独立权利要求中，则对该技术特征是否适用禁止反悔而产生限制等同侵权成立的后果？这有待于最高院进一步在今后的案件中予以明确。 但无论如何，专利申请人对于专利从属权利要求的撰写和设置应当提高重视。 一审案号：（2009）沪二中民五（知）初字第167号二审案号：（2010）沪高民三（知）终字第53号，判决书链接请点击再审案号：（2011）民提字第306号，判决书链接请点击无效宣告审查决定：第13717号上海市高级人民法院民事判决书（2010）沪高民三（知）终字第53号上诉人（原审原告）中誉电子（上海）有限公司，住所地上海市松江区九亭镇久富经济开发区盛龙路960号。法定代表人田瑜，总经理。委
9、托代理人何农，上海金英律师事务所律师。委托代理人薛琦,上海智岳信文律师事务所律师。被上诉人（原审被告）上海九鹰电子科技有限公司，住所地上海市嘉定区马陆镇彭封路98号。法定代表人黄国川，董事长。委托代理人丁华，上海市锦天城律师事务所律师。委托代理人杨涛，上海市锦天城律师事务所律师。上诉人中誉电子（上海）有限公司（简称中誉公司）因实用新型专利侵权纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院（2009）沪二中民五（知）初字第167号民事判决，于2010年7月1日向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于2010年8月31日公开开庭审理了本案。上诉人中誉公司的委托代理人何农、薛琦，被上诉人上海九鹰电子科技有限公司
10、（简称九鹰公司）的委托代理人丁华、杨涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原审法院经审理查明：田瑜、江文彦是名称为“一种舵机”的实用新型专利权人。上述专利的专利号为ZL200720069025.2，申请日是2007年4月17日，授权公告日是2008年2月13日。该专利的权利要求书记载：1、一种模型舵机，其特征在于，包括支架、电机、丝杆和滑块，所述支架包括电机座和滑块座，所述电机设置于所述电机座内，在所述电机的一端设置有一主动齿轮，所述丝杆纵向穿过所述滑块座，在所述丝杆的一端设置有一从动齿轮，所述主动齿轮和所述从动齿轮相互啮合，所述滑块穿在所述丝杆上，并且所述滑块伸出所述滑块，在所述滑块底面设置有一
11、电刷。2、如权利要求1所述的舵机，其特征在于，在所述支架上，设置有固定到一舵机驱动电路板上的固定孔。3、如权利要求2所述的舵机，其特征在于，在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触。4、如权利要求1所述的舵机，其特征在于，在所述丝杆的另一端设置有一端面盖。5、如权利要求1所述的舵机，其特征在于，所述滑块的纵向开设有一带螺纹的滑块孔，所述丝杆旋入该滑块孔中。6、如权利要求1所述的舵机，其特征在于，所述滑块的上部开设有多个小孔。2009年2月10日，田瑜、江文彦与中誉公司签订专利实施许可合同，授
12、予中誉公司上述实用新型专利在中国境内的独占许可权，该许可合同于2009年3月24日在国家知识产权局备案。2009年4月20日，九鹰公司以上述实用新型专利不具创造性为由，向国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出无效宣告请求，并提交2005年第4期航空模型、西安交通大学出版社2006年出版的机械工程基础、国防工业出版社1984年出版的电位器基础及其应用作为证据。专利复审委员会经审查于2009年7月22日作出第13717号决定：宣告ZL200720069025.2号实用新型专利权权利要求12、46无效，在权利要求3的基础维持专利权有效。专利权利人田瑜、江文彦不服该决定向北京市第一中级
13、人民法院提起行政诉讼，该院于2010年3月10日作出（2009）一中知行初字第2726号行政判决书，维持专利复审委员会的第13717号决定。2009年6月6日，中誉公司的代理人在公证人员的监督下在上海展览中心的九鹰公司展台处购买飞机模型一架，取得收据一张、名片三张、宣传资料两份，并对展台及所购模型拍摄了照片。上海市黄浦公证处根据中誉公司申请对上述证据保全过程进行了公证，并出具（2009）沪黄证经字第4855号公证书。2009年9月1日，中誉公司的代理人在公证人员的监督下登录九鹰公司的网站（网址为），对该网站中公司简介、产品介绍、销售网络等有关中英文网页及链接图片进行保存和打印。上海市东方公证处
14、根据中誉公司申请对上述证据保全过程进行了公证，并出具（2009）沪东证经字第9766号公证书。2009年9月8日，田瑜、江文彦委托上海市知识产权司法鉴定中心就九鹰公司制造、销售的电子遥控飞机中的航模舵机与田瑜、江文彦的专利号为ZL200720069025.2的实用新型专利的技术特征是否相同或者等同进行鉴定，该中心鉴定结论为：九鹰公司制造销售的电子遥控飞机中的航模舵机与涉案专利的技术特征等同。一审审理中，根据九鹰公司申请，原审法院于2009年11月11日委托科学技术部知识产权事务中心（简称知产事务中心）就九鹰公司生产、销售的航模舵机的技术特征与中誉公司享有独占许可权的“一种舵机”实用新型专利的权
15、利要求书中权利要求3记载的要求保护的技术特征是否相同或等同，以及九鹰公司生产、销售的航模舵机的技术特征是否属于现有技术进行鉴定。知产事务中心（北京国科知识产权司法鉴定中心）于2010年3月16日出具国科知鉴字201009号司法鉴定意见书（简称司法鉴定意见书），鉴定意见为：1、被控侵权产品的技术特征af与涉案实用新型专利权利要求3所记载的技术特征AF相同，被控侵权产品的技术特征g与涉案实用新型专利权利要求3所记载的技术特征G等同。2、被控侵权产品技术特征a与现有技术方案（德国WESTechnik生产的LS系列比例控制舵机）的技术特征A相同，均为“包括支架、电机、丝杆、滑块和含有舵机驱动电路的电路
16、板”；现有技术方案技术特征B仅能看出所述支架包括滑块座，未发现明显的电机座构造，也未发现所述含有舵机驱动电路的电路板上设置有固定孔，但这种支架在电路板上设置方式的区别属于所属技术领域惯用手段的直接置换，即被控侵权产品技术特征b与现有技术方案的技术特征B无实质性差异；被控侵权产品技术特征c中，所述电机通过电机座设置在电路板上，而现有技术方案的技术特征C中，所述电机直接设置在电路板上，这种电机设置方式的区别属于所属技术领域惯用手段的直接置换，即被控侵权产品技术特征c与现有技术方案的技术特征C无实质性差异；被控侵权产品技术特征d与现有技术方案的技术特征D相同，均为“所述丝杆纵向穿过所述滑块座，在所述
17、丝杆的一端设置有一从动齿轮”；被控侵权产品技术特征e与现有技术方案的技术特征E相同，均为“所述主动齿轮和所述从动齿轮相互啮合”；被控侵权产品的技术特征f包含“在所述滑块底面设置有一电刷”，而现有技术方案的技术特征F虽未直接披露，但所属领域技术人员根据现有技术文件直接记载的内容和公知常识，可以很容易联想到，现有技术方案隐含了“在所述滑块底面设置有一电刷”的特征，因此被控侵权产品技术特征f与现有技术方案的技术特征F无实质性差异；被控侵权产品技术特征g为“在所述含有舵机驱动电路的电路板上，印制有一条形的碳膜和镀金铜条，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和镀金铜条相接触”，而现有技术文件未直接记载该项技术
18、特征，但隐含包含了直线型电位器，而这种直线型电位器的具体结构属于公知常识，因此被控侵权产品技术特征g与公知常识无实质性差别，所属领域技术人员无需经过创造性劳动，就能够在现有技术方案隐含包含的直线型电位器中采用与公知常识无实质性差别的特定具体结构。原审法院认为：中誉公司是名称为“一种舵机”的实用新型专利的独占许可使用权人，其拥有的专利独占许可使用权依法受法律保护。本案的争议焦点是九鹰公司的现有技术抗辩是否成立。中誉公司认为，知产事务中心的鉴定超出规定的期限，司法鉴定意见书采用“隐含”等不符合科学逻辑的方法和“无实质性差异”等含糊其词的语言，属鉴定程序违法、鉴定方法错误、鉴定结论含混，且该鉴定意见
19、与专利复审委员会的第13717号无效宣告请求审查决定书、北京市第一中级人民法院的（2009）一中知行初字第2726号行政判决书关于维持涉案实用新型专利权利要求3有效的结论相矛盾。因此，中誉公司对知产事务中心司法鉴定意见书中关于被控侵权产品使用的技术方案是否属于现有技术的结论不予认可。九鹰公司认为，对知产事务中心依法定程序作出的司法鉴定意见书予以认可。专利复审委员会的第13717号无效宣告请求审查决定书是关于涉案专利权利要求3是否具有新颖性、创造性的审查，依据的证据材料不包括英文原版的THE POTENTIOMETER HANDBOOK，而知产事务中心鉴定意见针对的是被控侵权技术与现有技术的比较
20、，依据的材料包括英文原版的THE POTENTIOMETER HANDBOOK，因此两者所依据的证据材料不同，认定的事实也不同，不存在相互矛盾。原审法院认为，应从以下两方面来判断九鹰公司的现有技术抗辩是否成立：首先，确定九鹰公司提供的现有技术是否属于相对于涉案专利的现有技术，即涉案专利申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知的技术。九鹰公司提供的德国WESTechnik生产的LS系列比例控制舵机在2005年第4期航空模型已公开发表，早于涉案专利申请日期2007年4月17日，故九鹰公司可以据此进行现有技术抗辩。其次，对被控侵权产品的技术特征与现有技术进行比较，
21、比较时应限于一项现有技术方案，可以结合所属领域技术人员公知的技术常识。根据知产事务中心司法鉴定意见书，被控侵权产品的技术特征a、d、e分别与现有技术方案的技术特征A、D、E相同，被控侵权产品的技术特征b、c、f分别与现有技术方案的技术特征B、C、F无实质性差异，被控侵权产品的技术特征g与公知常识无实质性差别。原审法院认为，中誉公司关于知产事务中心鉴定程序违法、鉴定方法错误和鉴定结论含混的主张，没有事实和法律依据，原审法院不予认可。对该知产事务中心的司法鉴定意见，原审法院依法予以确认。被控侵权产品的技术是一项现有技术方案即德国WESTechnik生产的LS系列比例控制舵机与公知常识的简单组合，九
22、鹰公司的现有技术抗辩成立，依法不构成对中誉公司实用新型专利权的侵权。据此，原审法院依照中华人民共和国专利法（2000年8月25日修正）第五十六条第一款之规定，判决驳回中誉公司的诉讼请求。一审案件受理费人民币46,800元，诉讼保全费人民币5,000元，司法鉴定费人民币60,000元，三项费用共计人民币111,800元，由中誉公司负担。中誉公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，改判支持其在一审中提出的全部诉讼请求。上诉人中誉公司上诉的主要理由是：第一，不能确定航空模型杂志2005年第4期所刊载的“LS系列舵机”与涉案专利结构是否一致。九鹰公司在一审提供“LS系列舵机”样机的采购时间
23、并不是在涉案专利申请日之前，不能作为现有技术抗辩的证据予以采纳。原审法院认定现在技术抗辩成立的结论错误。第二，知产事务中心关于现有技术抗辩相应鉴定结论错误。知产事务中心的司法鉴定意见书在进行“被控侵权产品技术方案与现有技术方案的对比分析”中，仅仅凭借并不存在具体技术比对特征描述的航空模型杂志2005年第4期的介绍性文章，以“隐含推论”的方式主观臆断“LS系列舵机”存在与被控侵权产品同样的技术特征，这种鉴定方法不尊重事实。在专利复审委员会对涉案专利的有效性已进行实质审查并认定涉案专利有效的前提下，原审法院应当优先采纳专利复审委员会的决定作为对被控侵权产品是否使用“现有技术”的认定标准，不能使用以
24、“隐含”推论为依据的知产事务中心的鉴定结论。被上诉人九鹰公司庭审中口头答辩称，原审法院认定载于2005年第4期航空模型上德国WESTechnik生产的LS系列比例控制舵机为现有技术正确。鉴定机构依据该现有技术及其隐含披露的技术特征，认定现有技术抗辩成立的结论，客观公正，适用法律正确。技术鉴定机构认定现有技术是否成立的证据材料与专利复审委员会认定涉案专利权利要求3是否有效的证据材料不完全相同，技术鉴定机构关于现有技术抗辩成立的结论与专利复审委员会关于涉案专利权利要求3有效的结论并不矛盾。二审中，上诉人中誉公司向本院提供了3份证据材料。第一，北京市高级人民法院于2010年7月23是作出的（2010
25、）高行终字第705号行政判决。该终审判决维持北京市第一中级人民法院（2009）一中知行初字第2726号行政判决。该份证据材料要证明涉案专利权利3被维持有效。第二，上海市知识产权司法鉴定中心出具的上知司鉴字2010第502号司法鉴定意见书。第三，北京国威知识产权司法鉴定中心出具的2010知鉴字第10号司法鉴定（咨询）意见书。该两份证据材料要证明被控侵权产品使用的技术方案不属于现有技术。经质证，被上诉人九鹰公司对第一份证据材料的真实性无异议，对第二及第三份单方委托鉴定证据材料不予认可。本院认为，由于中誉公司对（2010）高行终字第705号行政判决的真实性无异议，本院对该份证据材料予以采信。由于第二
26、及第三份证据材料均是中誉公司单方委托技术鉴定机构出具的鉴定意见，且九鹰公司对该两份单方委托鉴定意见不予认可，故本院对该第二及第三份证据材料不予采纳。二审中，被上诉人九鹰公司向本院提供了就涉案专利再次向专利复审委员会提起无效宣告请求以及相关文件材料等证据材料，该些证据材料要证明其有理由相信涉案专利权利要求3不具有创造性，已向专利复审委员会申请宣告涉案专利权利要求3无效。上诉人中誉公司经质证认为，其对该些证据材料的真实性没有异议，但认为涉案专利权利要求3现在仍然有效，该些证据材料与本案没有关联性。本院认为，九鹰公司就涉案专利再次向专利复审委员会提起无效宣告的请求尚未作出决定，九鹰公司并未提出中止本
27、案诉讼的申请，且本案就现有的证据已经可以作出判决，也无需中止诉讼，涉案专利权利要求3目前仍然有效，对九鹰公司提供的相应证据材料不予采纳。经审理查明，原审判决认定的事实基本属实。另查明，北京市高级人民法院于2010年7月23日作出（2010）高行终字第705号行政判决，终审判决维持北京市第一中级人民法院（2009）一中知行初字第2726号行政判决，涉案专利权利12、46被维持无效。司法鉴定意见书将涉案实用新型权利要求3与被控侵权产品的技术特征分解比对列表如下：对比内容原告专利权利要求3被控侵权产品中的舵机 对比结论主题名称一种模型舵机微型遥控电动直升机航模舵机相同技术特征 A包括支架、电机、丝杆
28、、滑块和舵机驱动电路板； a.包括支架、电机、丝杆、滑块和含有舵机驱动电路的电路板； 相同B所述支架包括电机座和滑块座，并通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上； b.所述支架包括电机座和滑块座，并通过其上的固定孔固定到所述含有舵机驱动电路的电路板上；C所述电机设置于所述电机座内，在所述电机的一端设置有一主动齿轮； c.所述电机设置于所述电机座内，在所述电机的一端设置有一主动齿轮；D所述丝杆纵向穿过所述滑块座，在所述丝杆的一端设置有一从动齿轮； d.所述丝杆纵向穿过所述滑块座，在所述丝杆的一端设置有一从动齿轮；E所述主动齿轮和所述从动齿轮相互啮合； e. 所述主动齿轮和所述从动齿轮相互啮合
29、；F所述滑块穿在所述丝杆上，并且所述滑块伸出所述滑块（座），在所述滑块底面设置有一电刷； f. 所述滑块穿在所述丝杆上，并且所述滑块伸出所述滑块座，在所述滑块底面设置有一电刷；G在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触。 g. 在所述含有舵机驱动电路的电路板上，印制有一条形碳膜和镀金铜条，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和镀金铜条相接触。 等同关于涉案实用新型专利权利要求3中技术特征G与被控侵权产品中技术特征g等同的理由，司法鉴定意见书记载：“被控侵权产品的舵机采用直线型电位器作为反馈元件，技术特征g所述的条形碳膜是直线型电位器的电阻条，所述的
30、镀金铜条是直线型电位器的导流条，所述滑块底面上的电刷是直线型电位器的滑动触点。被控侵权产品技术特征g中的镀金铜条是对覆铜基材板进行蚀刻加工形成铜条后镀金形成的，与原告专利技术特征G中的银膜相比，二者均为条形、膜结构的导流条，二者的表面均与电刷接触，都有良好的导电性和抗氧化、耐腐蚀的特性，被控侵权产品技术特征g是以基本相同的技术手段、实现基本相同的技术功能、达到基本相同的技术效果，并且是所属领域的技术人员通过阅读专利文件在当时无需经过创造性劳动就能联想到的技术特征。因此，被控侵权产品技术特征g与原告专利技术特征G等同”。司法鉴定意见书将被控侵权产品与德国WESTechnik生产的LS系列比例控制舵机的技术特征分解比对列表如下：现有技术方案被控侵权产品中的舵机对比结论德国WES-Technik生产的LS系列比例控制舵机征 A 包括支架、电机、丝杆、
